Por Alejandro Alonso: abogado socio de Dentons que codirige el departamento de Derecho Mercantil y Fusiones y Adquisiciones del bufete en España. Tiene más de 20 años de experiencia asesorando a compañías nacionales e internacionales del sector cosmético, perfumería, moda y lujo. Es uno de los socios responsables del Global French Desk de Dentons y miembro del Grupo Global de Lujo, Belleza y Moda de la firma.
Hoy en día, el mundo de los famosos se ha convertido en un gran negocio. Así, es común encontrar una actriz, un deportista o un músico que comercialice su marca, logotipo o imagen a través de la venta de artículos de muy diversa índole, y en particular, de perfumes y cosméticos.
El contrato de merchandising, tal y como lo conocemos hoy, es el resultado de un nuevo fenómeno comercial, que se debe en gran medida al “boom” publicitario y al impacto que despliegan los, cada vez más poderosos, medios de comunicación. Esta nueva práctica, frente a lo que tradicionalmente ha sido el objeto del comercio, los bienes corporales y los servicios, supone negociar con un objeto puramente intelectual, es decir, el uso de una marca, de un derecho de autor, o incluso la utilización del nombre o de la imagen del cedente.
En este contexto, cabe señalar que el elemento común a todos estos derechos negociables consiste en el hecho de que el público de consumidores los conoce perfectamente por ser marcas renombradas, creaciones reputadas o famosos de la vida pública. Finalmente, lo que se está transmitiendo no es otra cosa que el “selling power”.
Como figura contractual atípica, el merchandising puede definirse como el acuerdo mediante el cual el titular de un derecho de marca, propiedad intelectual o de la personalidad, denominado licenciante o “merchandiser”, a cambio de una contraprestación, autoriza a un tercero, denominado licenciatario, a explotar el valor sugestivo de ese derecho, para distinguir unos productos o servicios determinados durante un tiempo y en un espacio delimitados. En otras palabras, se trata de un contrato en el que se paga un precio por la utilización de uso de un bien con “selling power”.
El artículo de este mes es una ocasión para reflexionar en cuanto a la tipificación del contrato sui generis de merchandising (I), así como de sus características comunes principales (II).
I. La tipificación del merchandising
Los contratos de merchandising se pueden clasificar en virtud del tipo de bien inmaterial que va a ser utilizado para distinguir los productos o los servicios de un empresario en el mercado. En particular, se puede distinguir:
1.1. El brand merchandising o merchandising de marcas
El merchandising de marcas se refiere a la utilización de la función publicitaria de una marca renombrada. Se puede definir como aquel acuerdo mediante el cual el titular del derecho sobre una marca de renombre autoriza, a cambio de una contraprestación, a otra persona para que la use para distinguir productos o servicios que no sean iguales ni similares a aquéllos para los que está registrada. Se trata aquí de explotar el valor sugestivo y publicitario de la marca para promover la venta de productos fabricados independientemente por el beneficiario de la autorización. El objeto de este contrato es la marca renombrada que goza de determinadas cualidades tal como, una reputación, una fuerza atractiva, y que transmite valores específicos, como el éxito, el prestigio, etc. La transmisión de dichos valores va a crear en el consumidor el deseo de adquirir ese producto y no otro, y consecuentemente, estimulará las ventas. Ahora bien, es posible distinguir dos tipos de merchandising de marcas en función del uso que se realiza de este signo distintivo.
- Por un lado, el contrato de merchandising de la marca consiste en utilizar la marca para individualizar y distinguir productos o servicios distintos a los que éste designa. Por ejemplo, será el caso del empleo de una marca de ropa renombrada para distinguir un perfume.
- Por otro lado, el contrato de merchandising de la imagen de marca se caracteriza por el uso de la marca con fines decorativos u ornamentales. A diferencia de la primera técnica, el empresario no busca trasladar la reputación de la marca renombrada sobre sus productos, sino que sólo explota su dimensión decorativa. Un ejemplo de ello son los llaveros cuyo diseño representa el de una marca.
En ambos casos, resultará especialmente importante que el licenciante realice un adecuado control sobre los productos licenciados, bajo pena de que el valor promocional y el renombre adquirido por el signo en el mercado se vean seriamente comprometidos. Finalmente, si bien puede parecer que el contrato de merchandising de marca se asemeja mucho a la licencia de marca, ya que ambos recaen sobre el mismo objeto, cabe señalar que existen varias diferencias entre ellos. En primer lugar, el contrato de brand merchandising permite comercializar productos o servicios de una clase distinta a la que ofrece el titular de la marca, mientras que el licenciante de un contrato de licencia de marca transmite su signo a un tercero con la finalidad de que éste comercialice productos o servicios idénticos o similares a los que identifican su actividad en el tráfico. Otra diferencia entre ambos contratos es que, mientras que el objeto del contrato de licencia de marca debe ser un signo debidamente registrado en el territorio relevante y en las clases de productos y servicios correspondientes, en el contrato de merchandising de marca lo relevante es el renombre del signo. Igualmente, conviene hacer una breve referencia a la relación que existe entre el contrato de merchandising y los acuerdos de franquicia. Estas figuras coinciden en el hecho de que constituyen un medio de integración de un empresario en torno a una marca o un método comercial que le facilita la obtención del máximo beneficio y, al mismo tiempo, la reducción de costes y la especialización. Sin embargo, en el contrato de franquicia permanece una figura autónoma dirigida a comercializar productos o servicios bajo un método y una imagen unitaria, que incluirá entre sus distintas prestaciones una licencia de marca. En este sentido es menester destacar que algunas de las cláusulas que caracterizan las obligaciones de las partes en un contrato de franquicia coinciden con las que habitualmente se insertan en los contratos de licencia de marca y de merchandising. Un ejemplo claro con aquellas cláusulas relativas al control de calidad y de presentación del producto o del servicio, por las que el franquiciado se somete al control del franquiciador con el fin de mantener la identidad y prestigio de la marca cedida.
1.2. El character merchandising o de derechos de autor
El character merchandising se entiende como el contrato celebrado entre dos personas con el fin de utilizar creaciones protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (“LPI”). En primer lugar hay que matizar que la LPI, en su artículo 10.1, concede protección a determinadas creaciones artísticas, siempre que sean originales. No obstante, dicho artículo no establece una lista exhaustiva, por lo que los personajes de ficción también quedarían incluidos siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 10.1 de la LPI. Además, mediante el contrato de character merchandising se podrán transmitir las facultades patrimoniales típicas previstas en el artículo 17 de la LPI, es decir, la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra. En tales supuestos, si el derecho que ostenta la entidad sobre dicho personaje se deriva de la conclusión de un contrato de cesión o de licencia con el autor del mismo, sería preciso que éste autorizase la transmisión en exclusiva a través de un contrato de merchandising. Asimismo, puede ser recomendable registrar como marca el personaje para obtener una protección más amplia.
1.3. El personality merchandising o merchandising de la imagen
La licencia de merchandising de la imagen o personality merchandising consiste en la utilización de un aspecto de la imagen de una persona famosa, como actores, cantantes o deportistas, para distinguir o individualizar los productos o los servicios de un empresario en el mercado. En efecto, el concepto de imagen comprende no sólo la imagen de la persona, sino también cualquier otro elemento distintivo de su personalidad, tales como el nombre y la voz. La cesión de la facultad de explotar comercialmente la imagen es imprescindible para iniciar la actividad de personality merchandising. A pesar de que el derecho a la propia imagen es, en principio, intransmisible, se entiende que el derecho de explotación comercial de la misma es un derecho de contenido patrimonial y susceptible de tráfico negocial. Así, está admitida la posibilidad de que una persona transmita su derecho a la propia imagen con fines comerciales, siempre que lo haga de forma expresa e inequívoca. En este sentido, conviene interpretar restrictivamente el ámbito de las facultades que se transmiten para evitar un eventual menoscabo al derecho a la propia imagen o incluso a la intimidad del cedente. Como contrapartida, la persona famosa que cede su imagen para la comercialización de productos ajenos deberá estar obligada a evitar comportamientos que dañarían su imagen y, por lo tanto, redundarían en perjuicio de tercero. Asimismo, el derecho a la propia imagen se reconoce también a las personas jurídicas. Por consiguiente, la explotación comercial de la imagen de una persona jurídica se podrá regular en un contrato de personality merchandising. Finalmente, cabe diferenciar el personality merchandising con el personal branding o marca personal, que consiste en una práctica que considera a determinadas personas de reconocido prestigio como una marca. Los famosos que lanzan al mercado fragancias con sus propias marcas patronímicas que llevan sus nombres son muy buenos ejemplos de personal branding.
II. Las características comunes de los contratos de merchandising
Si bien el contrato de merchandising puede presentar diversas modalidades, en función del bien inmaterial sobre el cual dicho contrato recae, es posible extraer unas características comunes, que describimos a continuación:
- El contrato de merchandising es un contrato atípico: En ausencia de una normativa especial, dicho contrato está sometido a la normativa prevista con carácter general para los contratos y obligaciones, concediéndose especial relevancia al principio de autonomía de la voluntad.
- El contrato de merchandising no es un contrato formal: De acuerdo con el principio de la libertad de forma que propugnan el Código Civil y el Código de Comercio, no es necesario que el contrato adopte una determinada forma para que sea válido. A pesar de ello, una gran parte de estos contratos se celebran por escrito, ya que, se trata de un contrato complejo que reúne diferentes tipos de cláusulas. Además, la adopción de la forma escrita facilita la prueba de la existencia del contrato.
- Es un contrato sinalagmático y esencialmente oneroso: el licenciatario se obliga al pago de una contraprestación por el uso del derecho objeto de licencia, salvo en supuestos excepcionales en los que se pacte la gratuidad del acuerdo.
- El objeto del contrato debe estar dotado de un cierto valor publicitario o sugestivo (“selling power”) en el mercado con el fin de atraer la atención de los consumidores sobre el producto o el servicio: los bienes inmateriales que van a ser utilizados deben tener un fuerte carácter distintivo. Además dichos elementos distintivos deber ser reputados o populares.
- El bien inmaterial escogido para designar los productos o servicios goce de una fuerte protección jurídica: En este sentido es imprescindible que sobre este bien recaiga un derecho de exclusiva que permita a su titular conceder licencias y prohibir a terceros el uso de este bien para distinguir productos o servicios sin la debida autorización.
- Se diferencian al contrato de licencia de derechos de propiedad industrial o intelectual: los productos o servicios que se comercializan mediante un contrato de merchandising son distintos a los que la marca o el derecho de autor distingue. El consumidor sabe que el fabricante de ese producto o el que presta el servicio no coincide con el titular del derecho que recae sobre el bien inmaterial de que se trate, sin embargo deduce que entre ellos existe una vinculación económica.
- La transmisión de la creación licenciada se realiza a título de uso y con carácter limitado: en general, se suele limitar la duración temporal, el ámbito territorial y los productos o servicios promocionados en el contrato.
- En definitiva, el contrato de merchandising será un contrato de adhesión cuyo contenido será impuesto por una de las partes contratantes, sin posibilidad, en términos generales, de modificación, en los casos en que una de las partes ocupe una verdadera posición de poder (nivel de popularidad del bien inmaterial con respecto al nivel de prestigio de los productos). El aspecto relativo al producto o al servicio que se pretende comercializar incidirá directamente sobre este poder de negociación de la parte contratante.
- El consumidor desea identificarse con los valores transmitidos por el bien inmaterial que distingue al producto: el consumidor no adquiere el producto por sus específicos niveles de calidad, por el precio, por la confianza que deposita en su fabricante o por la campaña de publicidad realizada, sino que, el producto se vende por sí sólo, porque se diferencia del resto de productos de la misma gama con un elemento que goza de renombre y popularidad y que transmite determinados valores que pueden ser relativos a la riqueza, calidad, popularidad, diversión, modernidad, deporte, salud, etc, y con los cuales dicho consumidor busca identificarse.
En conclusión, desde un punto de vista económico, el contrato de merchandising ofrece numerosas ventajas a las partes contratantes. La aparición de una persona famosa atrae la atención de los consumidores sobre productos – en ocasiones con estilo muy diferente al propio-, con el objetivo de imitar a esa celebridad. Así, el empresario que desea diversificar sus actividades o sus consumidores e introducirse en un nuevo mercado, o que se fija el objetivo de aumentar su cuota de mercado, a pesar de los diversos mecanismos que el mismo tiene a su alcance para lograr sus planes, la técnica de merchandising constituye una herramienta eficaz para introducir una nueva gama de productos o servicios en el mercado.
