Alejandro Alonso es abogado socio de Dentons y codirige el departamento de Derecho Mercantil y Fusiones y Adquisiciones del bufete en España. Tiene más de 20 años de experiencia asesorando a compañías nacionales e internacionales del sector cosmético, perfumería, moda y lujo. Es uno de los socios responsables del Global French Desk de Dentons y miembro del Grupo Global de Lujo, Belleza y Moda de la firma.
Era sólo cuestión de tiempo antes de que los cibernautas se aprovechasen de los recursos del ciberespacio y convirtiesen los nombres de dominio en el nuevo ciberdorado. Siendo un verdadero reto estratégico para las empresas que desean ser visibles en Internet para atraer a la clientela y proteger a sus marcas u otros signos distintivos, el nombre de dominio constituye un valor financiero para sus titulares. Así, intercambiarse y revender nombres de dominio se ha convertido en una práctica común en el tráfico económico. Sin embargo, las empresas y los titulares de derechos sobre signos distintivos no han sido los únicos en ver el potencial de estas direcciones alfanuméricas y los adeptos de la ciberocupación (“cybersquatting”) que, presintiendo la oportunidad de ganar dinero a costa de las empresas, registraron nombres de dominio correspondientes a sus marcas o nombres ya conocidos para presionar a estas últimas, titulares legítimas, con el único fin de revendérselos al mayor precio posible. No obstante, y como veremos a continuación, tras una breve presentación del funcionamiento del sistema de nombres de dominios, las empresas disponen de medios para defenderse y anticiparse al fenómeno de la ciberocupación. El sector de la perfumería y cosmética, en el que el valor asociado a la marca es fundamental, no es por supuesto ajeno a tales prácticas y debe (y puede) reaccionar contra el “cybersquatting”.
I. El Sistema de nombres de dominio
¿Qué son los “nombres de dominio”?
La comunicación entre los ordenadores conectados a Internet es posible en la medida en que cada uno de ellos está plenamente identificado. El elemento que hace posible esa identificación es la dirección IP ("Protocolo de Internet"), que consiste en una dirección numérica única compuesta de una cadena de números. Debido a la complejidad de este carácter numérico, se creó el Sistema de nombres de dominio (“DNS” o “Domain Name System”) que facilita el uso de Internet permitiendo emplear una secuencia de letras conocida, el nombre de dominio, en lugar de la dirección IP ininteligible. De este modo, los usuarios necesitan conocer sólo el nombre de dominio, lo que permite emplear a nivel mundial nombres de entidades comerciales, apellidos de personas físicas, marcas, etc. para localizar una página web y/o designar un origen empresarial. Sin embargo, cabe señalar que el nombre de dominio no es marca, con lo cual, quien registra un nombre de dominio adquiere un derecho exclusivo sobre su uso, que en algunos casos puede transmitir a un tercero, pero no puede hablarse de titularidad en el sentido de propiedad sobre un bien inmaterial, salvo que el nombre de dominio sea objeto de registro y uso como marca.
¿Cómo funciona el Sistema de nombres de dominio?
El Sistema de nombres de dominio responde a una estructura jerárquica, tanto en el plano administrativo como técnico, constando con varios niveles de nombres de dominio. La ICANN (“Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”), es una sociedad norteamericana sin fin de lucro con sede en California, que gestiona a nivel mundial la gran mayoría de estos nombres de dominio. La ICANN se dedica a preservar la estabilidad de Internet por medio de procesos basados en el consenso y coordina la administración del DNS a fin de garantizar la resolución unívoca de los nombres de dominio, para que los usuarios puedan encontrar todas las direcciones válidas sin ser repetidas. De este modo, es prácticamente muy difícil que varias personas o empresas tengan simultáneamente el mismo nombre de dominio en Internet, de forma que el dominio se convierte en una auténtica seña de identidad en la red.
¿Cómo registrar un nombre de dominio? “First come first served”
No existe un registro público de nombres de dominio. No obstante, los nombres de dominio pueden registrarse a través de diferentes empresas, conocidas como registradores que compiten entre sí y de las cuales la ICANN proporciona una lista. Cada registrador tiene la flexibilidad de ofrecer registros iniciales o de renovación en incrementos de un año, siempre que el plazo máximo restante sin vencimiento no supere los diez años. Cabe señalar el carácter abierto del registro de los nombres de dominio. En este sentido, no existen restricciones respecto a las personas físicas o jurídicas que pueden registrar nombres de esas categorías, ni acerca de la obligación de utilizar el nombre de dominio. Tampoco existen, en principio, restricciones acerca de los nombres que pueden ser registrados, siempre que estén libres por no coincidir con uno asignado previamente, de modo que prevalece el criterio de prioridad temporal: “first come first served”, con lo que conflictos por la titularidad del nombre de dominio se producen cada vez más, los cybersquatters aprovechándose de dicho criterio para registrar cientos de nombres de dominios relacionados con nombres de marcas, personalidades y empresas con las que no tienen relación alguna.
Varias categorías de conflictos relativos a la ciberocupación
En el ámbito de nombres de dominio, las controversias se derivan en gran parte del problema de la ciberocupación indebida, es decir, el registro anticipado por terceros de marcas o de cualquier signo distintivo amparado por el derecho de propiedad intelectual en tanto que nombres de dominio efectuado. En este sentido, existen varias categorías de litigios: (i) El Cybersquatting consiste en registrar como nombre de dominio un signo distintivo en general renombrado (marca, nombre comercial, nombre de personalidad, título de obra de autor, etc.) con el único objetivo de obtener una alta cantidad de dinero o cualquier otra ventaja mediante su posterior venta; (ii) El Warehousing, se refiere a la práctica de registro en serie de nombres de dominio correspondientes a signos distintivos notorios de tercero para negociar con ellos con fines especulativos, ofreciendo su venta o alquiler a cualquier persona interesada; (iii) Otra amenaza a la imagen de la empresa: el Typosquatting. Se trata de una técnica basada en los eventuales errores tipográficos en que puede incurrir un internauta a la hora de introducir en su navegador la dirección de una página web. Los cibercriminales registran dominios parecidos a los signos distintivos empresariales y aprovechan del error muy común de los usuarios a la hora de teclear dicha dirección para redirigirlos a páginas alternativas gestionadas por ellos mismos; (iv) Por otro lado, la usurpación de signos distintivos como nombres de dominio con auténtica finalidad distintiva comercial o con finalidad de aprovechamiento o perjuicio del renombre, notoriedad o de la capacidad distintiva del signo en cuestión corresponden a la categoría del Non Quite Domain Grabbing; (v) Finalmente, la utilización fortuita de tales signos distintivos se refiere a la categoría del Logical Choice. En tal caso, y a diferencia de los supuestos antes citados, un sujeto registra y utiliza el nombre de dominio litigioso, con buena fe, sin saber que otro sujeto tiene ciertos derechos sobre el mismo, sin intención ninguna de aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo ni inducir a error el cibernauta.
II. La Política Uniforme de solución de controversias, un procedimiento alternativo de resolución
Hoy en día las empresas victimas de ciberocupación disponen de varias opciones para el cese de la utilización fraudulenta de un nombre de dominio, tales como comprar el nombre de dominio al cybersquatter, utilizar un nombre de dominio alternativo, acudir al cross linking1, o bien demandar al cybersquatter. Sin embargo, estas opciones no son siempre satisfactorias desde un punto de vista “jurídico-práctico”. En efecto, la vía judicial, además de variar de un país a otro, puede resultar lenta y onerosa. De ahí que se hayan instaurado unos mecanismos alternativos y uniformes de resolución para todas las partes involucradas en las controversias, cualesquiera que sean los países afectados. Entre las diversas alternativas proporcionadas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) para la solución de controversias relativas a los nombres de dominio de Internet, sin necesidad de recurrir a la vía judicial2 , consta la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (“UDRP”), aprobada por la ICANN desde 19993. La UDRP permite solucionar el registro y el uso de mala fe, por parte de terceros, de los nombres de dominio que corresponderían a los titulares de las marcas por la transferencia del nombre de dominio litigioso al titular legítimo o su radiación. Dicho procedimiento supone un cierto éxito por presentar numerosas ventajas, y en particular:
Un amplio ámbito de aplicación: todos los gTLDs y ciertos ccTLDs4
La Política UDRP se aplica generalmente a (i) todos los nombres de dominio de segundo nivel en los siguientes gTLDs (del inglés “generic Top Level Domains”): .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro y .travel./p>; y (ii) a todos los gTLDs recientemente creados. Además, algunos ccTLDs también han adoptado dicha Política. A título informativo, cabe destacar que, además de la Política UDRP, existe otro procedimiento muy similar de resolución alternativa de controversias (ADR por sus siglas en inglés) para los nombres de dominio en .eu5.
Un alcance internacional
La UDRP ofrece un mecanismo único para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, independientemente de la ubicación geográfica del registrador, del titular del nombre de dominio o del titular de la marca que haya interpuesto la demanda. En consecuencia, cualquier persona o empresa del mundo, siempre que tenga derechos sobre una marca, registrada o no, puede acudir al procedimiento establecido en virtud de la URDP si su caso cumple con los tres criterios cumulativos de aplicación de dicha Política uniforme, es decir: (i) el nombre de dominio registrado por el titular es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos; (ii) El titular del nombre de dominio litigioso no tiene derechos o interés legítimos respecto de dicho nombre de dominio: se considerará como prueba de que el demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio cuando, por ejemplo, antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o bien cuando el mismo está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores; (iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Rapidez, economía y transparencia
Comparado con la vía judicial ordinaria, el procedimiento administrativo de la UDPR es más rápido, por resolverse, generalmente, en menos de dos meses, por Internet y a un coste relativamente inferior. Igualmente, las resoluciones así como todos los nombres de dominio sujetos a controversias se publican por internet.
Procedimiento alternativo o cumulativo a los procedimientos judiciales
Cada una de las partes puede someter el conflicto a un tribunal competente para obtener una resolución independiente, antes, durante o después del procedimiento administrativo.
Resoluciones con fuerza ejecutoria
Los casos relativos a los nombres de dominio se resuelven mediante la transferencia o el rechazo de la demanda, es decir, se rechaza la demanda y el demandado conserva el nombre de dominio. También es posible solicitar la cancelación del nombre de dominio. Dichas resoluciones son vinculantes y directamente ejecutivas. De este modo, se evita el recurso al procedimiento largo y complejo de exequátur, necesario para la ejecución de una sentencia extranjera sobre el territorio nacional.
Las desventajas de la UDRP
No obstante, la UDRP plantea asimismo inconvenientes: no permite obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el demandante. Además, no existe ningún recurso de apelación contra la resolución ante la OMPI. Consecuentemente, la parte perdedora no podrá hacer otra cosa que iniciar un nuevo procedimiento frente al órgano jurisdiccional nacional competente al término del procedimiento administrativo. La prueba de la mala fe del cybersquatter puede resultar también difícil de acreditar, particularmente cuando los elementos de prueba faltan o cuando el nombre de dominio no se refiere a una empresa conocida. En la práctica, la elección entre la acción judicial y el procedimiento extrajudicial dependerá de la complejidad del caso, del perjuicio sufrido por la empresa víctima y de lo que esta última desea obtener. Cada situación debe pues ser apreciada caso por caso con el fin de adoptar la mejor estrategia para la transferencia o la cancelación del nombre de dominio litigioso.
El artículo continuará en VPC 391 (Junio).
