Como ya se ha señalado en alguna publicación anterior, las marcas son uno de los actores principales en la industria cosmética y de perfumería. La mayoría de los consumidores adquieren cosméticos de marcas específicas porque se adecúan a las necesidades que tienen. De ahí que existan marcas para todo tipo de consumidores: aquellos que buscan economizar, aquellos que buscan tecnología y desarrollo en el producto, los que buscan productos naturales o los que buscan el prestigio de la firma.
No son pocas las veces que encontramos grandes grupos del sector con varias marcas registradas a su nombre. Desarrollan diferentes tipos de productos y los venden en una u otra marca dependiendo de sus características. Esta estrategia les ayuda a colocar sus productos en el mercado en uno u otro grupo de consumidores dependiendo del rango de calidad y exclusividad que se pretenda.
Estas marcas se protegen bien a través de su registro en España o a través de su registro en la Unión Europea. Este sistema de protección es un sistema dual que las convierte en marcas nacionales o marcas de la Unión según el mecanismo de registro empleado.
Como consecuencia de dicho sistema dual y de las diferencias existentes en los sistemas de registro y protección de las marcas en cada uno de los Estados Miembros, la Unión Europea aprueba la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (de ahora en adelante, “Directiva (UE) 2015/2436”) .
Las directivas han de ser transpuestas por los Estados Miembros para que sean de aplicación en los territorios. Por esta razón, a finales de 2018, se aprueba el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (de ahora en adelante, “RD-Ley 23/2018”) que modifica la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (de ahora en adelante, “Ley de Marcas”) en diferentes aspectos que detallaremos a continuación.
Estas modificaciones son un importante paso hacia la armonización de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. No obstante, a día de hoy, si bien el RD-Ley 23/2018 ha entrado en vigor, hay determinados aspectos de la norma que necesitan desarrollo reglamentario por lo que, hasta que su reglamento de aplicación no se apruebe, algunas de las novedades no pueden implementarse en su totalidad.
Las modificaciones que veremos a continuación van a tener un impacto directo en el sector de la cosmética y la perfumería en la medida en que facilitarán el proceso de protección de los derechos que tienen los titulares de las marcas, así como permitirán avanzar en el desarrollo de nuevas marcas. Con el objetivo de dar a conocer el RD-Ley 23/2018, vamos a realizar una síntesis de las novedades más significativas y las implicaciones que tendrán en el ámbito de la industria de la perfumería y cosmética.
Principales novedades
- (i) Concepto de marca
El uso que se le da a la marca dentro de los negocios y transacciones mercantiles no se ha visto alterado con la llegada del RD-Ley 23/2018. Lo que sí se ha visto alterada es la manera en la que se delimita el bien inmaterial solicitado respecto de su registro.
La nueva redacción del artículo 4 de la Ley de Marcas implica que ya no sólo se podrán registrar como marca aquellos signos susceptibles de representación gráfica, sino que se amplía el abanico a aquellas marcas que se consideraban no convencionales como, por ejemplo, “palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos”.
La exposición de motivos del RD-Ley 23/2018 sí establece una limitación a esa representación y es que la misma tiene que ser “clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.
Desde el punto de vista de la industria cosmética, esta ampliación acerca de cómo se limita el registro de la marca favorece directamente este sector pues va a permitir registrar como marca signos que hasta la fecha no se podía.
El mundo de la cosmética y la perfumería es un universo en el que el cliente o consumidor se deja llevar por los olores, las formas, los colores, las figuras del producto de una manera muy particular. El hecho de poder registrar como marca una forma o un embalaje puede generar alrededor de ese producto un aura de prestigio que favorezca la competencia y el fomente el progreso del mercado.
- (ii) Prohibiciones absolutas
En segundo término, el RD-Ley 23/2018 ha modificado el artículo 5 de la Ley de Marcas que versa sobre aquellos signos que no pueden registrarse como marca en ninguna circunstancia. Tal y como señala la exposición de motivos del RD-Ley 23/2018, se quiere “sintetizar adecuadamente las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones de obtenciones vegetales, remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional para evitar errores de interpretación”.
Aquellas empresas que combinen los productos denominación de origen (normalmente vino) con la cosmética, deberán seguir estas directrices.
- (iii) Marcas renombradas
Hasta la fecha de entrada en vigor del RD-Ley 23/2018, la Ley de Marcas diferenciaba entre la marca o nombre comercial notorio del renombrado. Su diferencia se halla en que las marcas notorias lo son porque un grupo específico las reconoce, mientras que las marcas renombradas son conocidas por el público en general.
En la actualidad, el concepto de marca notoria ha desaparecido unificando ese reconocimiento público a través de la marca o nombre comercial renombrado con el objetivo de facilitar la armonización en la Unión Europea. En particular, dar un reconocimiento homogéneo en la Unión Europea a la figura del renombre ayudará a reforzar la posición de las marcas que ya estén registradas .
Las implicaciones en la industria cosmética son claras al ser un sector en el que el prestigio y la renombre aportan valor a la firma, haciendo que su imagen se revalorice.
- (iv) Procedimiento de oposición y renovación de registro
Con la entrada en vigor del RD-Ley 23/2018, se modifica el procedimiento de oposición de tal manera que cuando un tercero se oponga al registro de una marca, el solicitante podrá exigir al oponente la prueba de uso de ese signo siempre que haya estado registrada un mínimo de cinco años. Este supuesto es uno de los casos en los que se hace necesario un reglamento de aplicación que detalle cómo se realizará esa prueba de uso en el procedimiento de oposición.
Por otro lado, cuando haya que renovar la marca, el RD-Ley 23/2018 establece que, si el titular de la marca quiere hacer una renovación total de la misma, el proceso se acelerará pues con el pago de la tasa se habrá realizado automáticamente la solicitud de renovación.
- (v) Derechos conferidos por la marca
La nueva versión del artículo 34 de la Ley de Marcas ofrece una mayor protección al titular de la marca en la medida en que, tal y como señala la exposición de motivos del RD-Ley 23/2018, “los derechos conferidos por la marca deben entenderse sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada”.
La Ley de Marcas concede al titular de la marca la facultad de prohibir no solo los actos directos de violación de una marca, sino también los actos preparatorios para dicha violación con el objetivo de proteger los intereses de la marca.
En concreto, se le concede la facultad de ejercitar los derechos de marca contra mercancías procedentes de terceros países cuando estas lleven un signo idéntico o virtualmente idéntico a la marca registrada.
- (vi) Límites al derecho de marca
El artículo 37 de la Ley de Marcas también se ha modificado y en él se ha incluido la previsión de que “el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior”.
Esta incorporación al artículo 37 de la Ley de Marcas supone que el derecho de marca no puede actuar como exención al cumplimiento de otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
- (vii) Violación de la marca
Se les concede legitimación a los licenciatarios para entablar acciones por violación de la marca. El límite de este principio es que se requerirá el consentimiento del titular para incoar acciones por violación de la marca objeto de licencia.
En el caso de estar ante un licenciatario exclusivo, si habiendo requerido al titular a estos efectos éste no hubiera iniciado la acción, el licenciatario tendrá la potestad para incoar la acción por su cuenta.
- (viii) Nulidad y caducidad de la marca
En relación con las causas de nulidad y caducidad de la marca, el RD-Ley 23/2018 establece que hay dos mecanismos para poder instar la nulidad o la caducidad de la marca: la vía judicial a través de la demanda reconvencional por violación de la marca o la declaración de nulidad o caducidad directamente realizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
A pesar de que se introduce como novedad la vía administrativa en las causas de nulidad y caducidad, no será aplicable hasta el 14 de enero de 2023.
Para concluir, señalar que son numerosas las modificaciones que ha traído consigo el RD-Ley 23/2018. Como se ha dispuesto al inicio del presente artículo, todas estas modificaciones conllevan importantes avances en la armonización de la regulación del derecho de marcas. Todos estos avances van a ser percibidos por los sectores que operan en el mercado. En particular, el sector de la cosmética y perfumería pues sus marcas van a poder acogerse a todas estas modificaciones, pero especialmente, al nuevo concepto de signo empleado para registrar una marca.
BIBLIOGRAFÍA:
[1] Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
[1I] Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados
[1II] Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
[IV] “La reforma de Ley de Marcas entrará en vigor en España el próximo 14 de enero”, en Diariojurídico.com, 9 de enero de 2019.
[V] González, Carmen, “Nueve claves para entender la nueva regulación sobre las marcas que traerá 2019”, Expansión jurídico, 11 de diciembre de 2018.
