En el ámbito comercial, la fama es sinónimo, en muchas ocasiones, de reputación, y la reputación se asocia, generalmente, a la identidad de la empresa, representada cada día más a través de las marcas de las que es propietaria.
Las marcas renombradas y notorias se hallan así especialmente expuestas a diversas e ilícitas formas de imitación y parasitismo. Desde hace tiempo, estas marcas merecen y reciben una protección especial, más reforzada, que aquella de la que gozan las marcas ordinarias. El artículo de este mes tendrá como objetivo ahondar en la noción de marca notoria y renombrada (1), y abordar su protección en derecho (2).
1. EL CONCEPTO DE MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA
A título preliminar, conviene precisar que a la hora de diferenciar una marca notoria de una marca renombrada, los textos comunitarios expresan ciertas incoherencias en cuanto al uso de los dichos términos.
En efecto, en su versión española se alude a la “marca de renombre”, mientras el Reglamento comunitario CE 40/94 modificado por el Reglamento (CE) n. º 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria, habla de “marcas notoriamente conocidas” (arts. 8.2 c y 8.5).
En cuanto al Reglamento CE 2868/95 del 13 de diciembre de 1995, que desarrolló el Reglamento del año 1994 para su ejecución, alude al caso de la marca “de renombre” (art. 15.2 g).
Si ya en la traducción al castellano se hace evidente esta variedad terminológica, la cuestión se complica aún más si atendemos a las traducciones en otras lenguas de nuestro entorno comunitario. Así, en las versiones alemana, neerlandesa y danesa se alude a estas marcas, objeto de una protección especial, como “marcas conocidas”, mientras que en la francesa se habla de “marca renombrada”, o “reputada” en la inglesa, y se hace referencia en otras como en la portuguesa o la italiana a un elemento ulterior, elemento que haría referencia al prestigio o reputación de la marca, suponiendo un conocimiento extendido entre el público.
Sin embargo, se puede extraer de todas las versiones lingüísticas un criterio común, según el cual en atención al grado de conocimiento de la marca en el mercado se puede distinguir entre marcas ordinarias y marcas conocidas.
Conforme a este criterio común de la amplitud del conocimiento por el público, el legislador español ha optado por distinguir entre marcas notorias y marcas renombradas. Así, la Ley de Marcas de 2001 (LM) define la marca notoria en el artículo 8.2:
“A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados”.
Por otro lado, a la marca renombrada se refiere el artículo 8.3 de la LM, cuando afirma que “Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”.
De estos preceptos se desprende que por marca notoria se entiende toda aquella marca que por cualquier motivo, o concurrencia de motivos, goza de un extendido conocimiento en el sector del público al que se destinan los productos o servicios que tal marca designa, mientras que por la marca renombrada, se entiende que el renombre tiene que comportar un conocimiento generalizado del signo por el público en general.
Pero esto no es completamente lo que estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso C-35/1997, General Motors Corporation c. “Yplon, SA” del 14 septiembre 1999, respecto al umbral de conocimiento requerido para calificar una marca como renombrada. En efecto, el TJUE señala, en su fundamento 24 que “el público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el interesado por esta marca, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o de público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado”, lo que significa que la marca renombrada no tiene necesariamente que ser conocida por el público en general, contrariamente a lo que exige la ley española. Por otra parte, el TJUE precisa en su fundamento 26 de la referida Sentencia que el umbral de conocimiento requerido para acceder a la protección especial de la marca renombrada “debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca”.
En todo caso, el TJUE y el legislador español no parecen centrarse en criterios cualitativos derivados del prestigio, la reputación o el carácter distintivo del signo, sino en un elemento cuantitativo, es decir en el elevado grado de difusión de la marca entre el público. Y para determinar tal requisito, ambos nos dicen que se debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes tales como la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, la publicidad, el volumen de ventas o los resultados obtenidos a través de encuestas y sondeos.
En definitiva, como ya hace algunos años apuntó la doctrina española, “[…] la distinción entre marcas notorias y marcas renombradas no debería hacernos pensar en dos figuras o categorías absolutamente autónomas y contrapuestas, sino más bien en diferentes grados o niveles de un mismo fenómeno: la mayor protección que la marca merece a medida que su difusión y reputación aumenta” (Areán Lalín, M.: “La sombra de la marca prestigiosa…”, op. Cit., pg. 38).
Señalados los problemas que plantea la distinción entre las nociones de marca notoria y marca renombrada, conviene ahora dirigir nuestra atención a la protección de estas marcas.
2. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS
Según el artículo 8.1 LM: “No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores”.
Tres aspectos de la protección prevista por el artículo 8 de la Ley de Marcas merecen ser destacados:
- Una protección de las marcas notorias más limitada que la de las marcas renombradas.
A la hora de proteger las marcas notorias y renombradas, el legislador español parece conferir una idéntica protección frente a la solicitud de una marca posterior.
No obstante, de una lectura conjunta de los párrafos 1, 2 y 3 del dicho artículo 8 de la LM, se puede llegar a la conclusión de que la intención del legislador es la de otorgar una protección más extendida a las marcas renombradas, es decir una protección que se extiende a cualquier género de productos, servicios o actividades, mientras que la protección de las marcas notorias lo será en función de su grado de notoriedad, y alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.
- Identidad o semejanza entre los signos e infracción sin riesgo de confusión.
En primer lugar, para gozar de la protección reforzada y oponerse al registro de una marca posterior, es necesario que exista identidad o semejanza entre la marca renombrada o notoria y el signo posterior, es decir, que el uso del signo posterior pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados y el titular de la marca notoria o renombrada, o que ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichas marcas anteriores.
Conviene aquí recordar que la forma tradicional de infringir la marca a proteger, ocurre en general por la creación de un riesgo potencial de confusión con el signo precedente. En efecto, según el artículo 6.1.b) de la LM, no podrán registrarse, como marcas, los signos que “por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”.
Para determinar si existe o no ese riesgo de confusión, se debe apreciar globalmente el mismo, haciendo una ponderación del signo, de sus diversos elementos denominativos, gráficos, conceptuales, fonéticos, etc., con la impresión general que produce en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. (STJCE de 22 junio de 1999, c. Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97). La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la similitud existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. El TJCE considera que en esta apreciación jugará un papel decisivo el elevado carácter distintivo de la marca, bien intrínseco, o bien derivado de su uso en el mercado (STJCE Canon Kabuschiki vs. Metro-Goldwyn Mayer, C-39/97 y STJCE de 11 noviembre 1997, Sabel BV vs. Puma AG, C-251/95).
Pero en cuanto a las marcas notorias y renombradas, la Ley de Marcas no habla de riesgo de confusión, sino de conexión, con lo que se alude a la mera asociación entre el signo posterior y los productos o servicios amparados, o al aprovechamiento indebido o a un menoscabo del carácter distintivo, de la notoriedad o del renombre de dichos signos anteriores.
Esto último es el elemento más característico de esta protección reforzada, a saber, la posibilidad de protegerlas sin necesidad de probar la existencia del tradicional riesgo de confusión.
Ahora bien, en relación con este punto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 22 de marzo de 2007, en el caso VIPS, precisa que: “Este último tipo de riesgo debe distinguirse del riesgo de confusión a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94. Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión se define como el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios designados por la marca solicitada proceden de la misma empresa que los de la marca anterior, o en su caso, de empresas vinculadas económicamente. En cambio, en los casos a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n. 40/94, el público pertinente relaciona las marcas en conflicto, es decir, establece un vínculo entre ambas, pero no las confunde. Por tanto, la existencia de un riesgo de confusión no es un requisito para la aplicación de esta disposición. […] El riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior persiste cuando el consumidor, sin confundir necesariamente la procedencia comercial del producto o servicio en cuestión, resulta atraído por la marca comercial en sí misma y adquiere el producto o servicio designado por ella debido a que lleva tal marca, idéntica a una marca anterior notoria o
similar”.
- Inaplicación del principio de la especialidad.
El "principio de especialidad", es un principio del derecho de marcas en virtud del cual la protección de una marca se extiende sólo a los productos idénticos o similares a los que son objeto del registro o del uso de la marca.
El artículo 8.1 de la LM protege a las marcas notorias y renombradas más allá de los límites impuestos por el dicho principio. No obstante, el legislador limita la inaplicación del principio de especialidad en cuanto a las marcas notorias. En efecto, según el artículo 8.2, última frase: “La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados”.
Al contrario, el artículo 8.3 de la LM, en relación con las marcas renombradas, indica que la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.
La distinción operada por el legislador se entiende por la propia definición de la marca notoria. En efecto, la marca notoria opera en un sector determinado del mercado. Una protección ilimitada en cualquier otro sector podría conducir a la creación de monopolios absolutos. Por último, la referencia al grado de conocimiento de la marca, como criterio de protección de la marca notoria, frente a signos empleados para productos o servicios de otros sectores relacionados con aquel en el que la marca ha adquirido notoriedad, no es sino la reanudación del criterio jurisprudencial evocado a la hora de apreciar el riesgo de confusión.
