Análisis de la sentencia de la audiencia provincial de Barcelona, nº 378/2018, de 6 de junio. Por Alejandro Alonso de Dentons
Las empresas registran sus marcas y nombres comerciales en la Oficina de Patentes y Marcas española. Este registro les concede la titularidad de la marca y, por lo tanto, su uso por un plazo de 10 años, pero renovable indefinidamente. Sin embargo, en ocasiones, ni el consumidor ni el resto de competidores en el mercado conocen la existencia de la marca o nombre y lo utilizan sin mayores distinciones.
La situación descrita en el párrafo anterior puede generar que las empresas empleen para nombrar a sus productos términos que ya se han registrado y que, por lo tanto, hagan común un nombre que en origen no lo era. La consecuencia directa de esta actuación es que los consumidores dejan de asociar ese nombre al origen empresarial del producto y pasen a asociarlo con una categoría general de artículos.
Este es el caso que vamos a analizar en el presente artículo. En este supuesto, vamos a analizar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, nº 378/2018, de 6 de junio, Rec. 948/2017 (de ahora en adelante, la “Sentencia nº 378/2018”). Esta resolución judicial confirma que la marca registrada en cuestión ha caducado porque se ha vulgarizado al ser un signo que no se asocia a la marca en concreto sino a una categoría de productos genéricos que se usan después de la exposición solar.
Los hechos marco en la sentencia nº 378/2018
En el caso que nos ocupa, la demandante plantea demanda contra la demandada con el objetivo de que la jurisdicción competente concluya que la marca española titularidad de esta última ha caducado por vulgarizarse.
La demandante vende a través de la marca de su propiedad productos para la protección solar, así como los conocidos “after sun, aftersun o after-sun”, una categoría de productos cosméticos que se utiliza después de exponerse a las radiaciones solares para calmar la piel e hidratarla.
Como consecuencia del uso de la palabra aftersun para designar su marca, durante el año 2016, la demandante recibe dos cartas del titular de la marca supuestamente vulgarizada en las que éste último insta a la demandante a que se abstengan de utilizar el término aftersun.
La demandante considera que Aftersun es una marca caducada por la generalización que se le ha dado al término y plantea una demanda para que se declare su caducidad. Señala asimismo que el término aftersun se emplea como término genérico para designar aquellos cosméticos empleados después del sol, y así lo demuestra con un estudio en el que participaron diferentes fabricantes que utilizan el ya referido término.
La demandante solicita así que se declare la caducidad del signo por vulgarización.
Por su parte la demandada señala que no es posible equiparar los términos similares como after sun o after-sun con el de su marca registrada AFTERSUN en la medida en que estamos ante una amplia gama de productos post-solares, que se describen y definen con nombres diferentes y que su marca goza de carácter notorio no siendo, por tanto posible, declarar la caducidad de la misma.
La caducidad de la marca por vulgarización
Aunque ya hemos hecho referencia al término vulgarización, es necesario definirlo tal y como lo hace la Sentencia nº 378/2018 con el objetivo de distinguir claramente este supuesto de caducidad de la marca del resto de supuestos previstos en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (de ahora en adelante, “Ley de Marcas”).
En este sentido, la Ley de Marcas señala en su artículo 55.1. letra d) que “se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada”.
De la misma manera, la Sentencia nº 378/2018 señala que se produce la vulgarización de la marca “cuando un signo inscrito como marca inicialmente permitía identificar el producto o servicio en el mercado y su origen empresarial, pero que con el tiempo pierde tal virtualidad, convirtiéndose en genérico”.
Tal y como señala la Sentencia nº 378/2018, este artículo 55.1 d) de la Ley de Marcas establece dos presupuestos diferentes para que efectivamente se produzca la caducidad de la marca:
- -Objetivo: “la conversión del signo en la designación usual de un género de productos o servicios”; y
- -Subjetivo: “que tal conversión se haya producido como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca”.
Cumplimiento del requisito objetivo
Como se acaba de señalar, el requisito objetivo para que se pueda declarar la caducidad de una marca por vulgarización es que los consumidores no la consideren una marca concreta si no que su término se generalice y abarque un género de productos o servicios.
En este sentido, el término aftersun, a pesar de que la demandada lo tiene registrado desde 1961, es un concepto genérico que un gran número de empresas cosméticas y grandes superficies utilizan para designar una categoría de productos.
Para fundamentar que en el caso que nos ocupa efectivamente se cumple el requisito objetivo, la Sentencia º 378/2018 hace un análisis de lo siguiente:
- Si los signos, aunque distintos, por ser semejantes, hacen que la marca se vulgarice.
La Sentencia nº 378/2018 dispone que los signos no son diferentes al registrado en la medida que el término AFTERSUN ya no permite identificar a la marca que comercializa el producto del resto de productores y distribuidores. Además, establece que, en la medida en que los signos tienen el mismo fonema y conceptualmente significan lo mismo, los consumidores no acuden a un centro de belleza para adquirir el AFTERSUN de la demandada si no cualquier producto de este género que esté disponible.
- Si el consumidor tiene la noción de estar ante una marca o ante un género de productos.
Como se ha señalado en el párrafo precedente, cuando la marca no se percibe por los consumidores como una marca conocida por los productos que vende, sino que el término se asocia con una categoría genérica de productos, conceptualmente la marca ha caducado pues la función que tiene la marca en origen se desvanece. Tal y como concluye este apartado la Sentencia nº 378/2018, “AFTERSUN ha perdido su capacidad distintiva”.
- Si para declarar la caducidad de la marca se valora la percepción de la misma por los competidos e intermediarios.
La Sentencia nº 378/2018 concluye en este punto que la percepción de la marca por los competidores e intermediarios es importante en la medida en que, según el comportamiento que ellos presentan “es posible deducir cómo es percibido el signo en el mercado”.
Más allá de lo señalado con anterioridad, la propia Sentencia nº 378/2018 destaca las directrices sobre el Examen de las Marcas de la Unión Europea emitidas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea . Son de gran importancia pues disponen, respecto al público destinatario, que “la apreciación de si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que está registrada debe llevarse a cabo no solo teniendo en cuenta la percepción de los consumidores o usuarios finales sino también, según las características del mercado de que se trate, tomando en consideración la percepción de profesionales del ámbito como, por ejemplo, los vendedores”.
Cumpliéndose estas condiciones o situaciones descritas anteriormente, se cumple el presupuesto objetivo necesario para poder declarar la marca caducada por vulgarización. En este sentido, este signo ya no se identifica por la empresa de la que proviene y eso, unido al hecho de que se ha generalizado el término, hace que no pueda prohibirse su uso al resto de competidores. Esto es precisamente lo que señala Áurea Suñol: “porque son signos que han perdido su aptitud originaria para indicar la procedencia empresarial de ciertos productos o servicios, toda vez que en la práctica son su género o una categoría de los mismos, además de carecer de carácter distintivo han de poder ser usados por quienes operen en el sector correspondiente” .
Cumplimiento del requisito subjetivo
El presupuesto subjetivo implica que el titular de la marca no haya cuidado la marca diligentemente, esto es, que no haya defendido su marca permitiendo que competidores empleen el nombre de la misma. La no defensa de la marca puede hacerse efectiva de numerosas formas, pero, en cualquier situación, es un sinónimo de falta de diligencia en la protección del signo.
En el caso presente, el titular de la marca AFTERSUN utilizó la marca AFTERSUN junto con otra marca propia, llamada ECRAN. Esta circunstancia, como señala la Sentencia nº 378/2018, lejos de proteger el signo AFTERSUN generaliza el producto y la marca de tal manera que “no hace un uso del signo a título de marca, sino que, al igual que sus competidores, dicho término lo reserva exclusivamente para la gama de productos para después del sol, dándole un sentido meramente descriptivo”.
Por otro lado, cuando se producen este tipo de situaciones en las que se está generalizando el uso de una marca, el titular de la misma tiene que actuar con diligencia y tomar las acciones legales que correspondan para evitar que su marca se vulgarice y, por lo tanto, se declare caducada.
BIBLIOGRAFÍA
1 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, nº 378/2018, de 6 de junio, Rec. 948/2017.
2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
3 Directrices sobre el Examen de las Marcas de la Unión Europea emitidas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
4 “Comentario a la Sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de junio de 2018”, por Áurea Suñol, el 11 de julio de 2018. [ Consulta realizada el 17 de diciembre de 2018 en el siguiente enlace: https://almacendederecho.org/vulgarizacion-la-marca/]
