Alejandro Alonso Abogado y Socio del Departamento Mercantil de CECA MAGÁN Abogados
En este artículo se repasa todo lo que deberían considerar, antes de firmar, tanto los propietarios de una marca como los distribuidores.
La distribución de productos en el sector de la perfumería y cosmética comporta a menudo la cesión del uso de la marca del concedente a favor del distribuidor.
La cesión pueda ser implícita por la propia naturaleza del producto objeto de distribución. En el marco de un contrato de franquicia, el uso de la marca por el franquiciado – durante el plazo contractual - es inherente al concepto franquiciado.
La marca es un elemento importante del activo de las empresas, sobre todo en el referido sector. Hablamos de marcas registradas que pueden haber alcanzado un grado importante de notoriedad (la denominadas “marcas notorias”) o que están aún en fase de maduración y van progresivamente abriéndose en el mercado.
Así la marca -como un activo más de la empresa – puede por sí misma ser objeto de comercialización ya sea vendiéndose ya sea cediéndose su uso a un tercero.
Hoy nos referiremos a los denominados acuerdos de licencia de uso de la marca.
Con base en este tipo de acuerdos, el titular de la marca registrada confiere a un tercero (“licenciatario”) el derecho de usarla, por un tiempo determinado, en un segmento geográfico concreto, con carácter exclusivo o no, para la comercialización de productos o servicios específicos.
De dicha definición resultan las principales consideraciones a tener en cuenta en el marco de la negociación de un acuerdo de licencia de marca.
Como en todo acuerdo, el texto que se consensue entre las partes resultará de los intereses en juego, del posicionamiento de las partes en la relación contractual y las concesiones recíprocas que las mismas estén dispuestas a realizar.
Si la marca es notoria, el peso de la negociación probablemente recaiga en el titular pues éste se mostrará especialmente exigente y marcará obligaciones muy concretas al licenciatario.
Si en cambio la marca es todavía poco conocida o está en fase de crecimiento, la negociación será sin duda más equilibrada.
En cualquier caso, el titular de la marca ha de proteger el valor – muy a menudo intangible – de su activo pues de él puede depender con el tiempo buena parte de su negocio y su desarrollo.
Dicho esto, las partes deberán centrarse en alcanzar un acuerdo sobre los siguientes aspectos:
-El carácter exclusivo o no de la licencia de uso de la marca.
Es posible que el concedente no desee centrarse únicamente en un solo distribuidor de sus productos y prefiera reservarse la posibilidad de usar él mismo la marca o consentir otras licencias de uso a favor de otros distribuidores en el mismo territorio.
En ese caso, la licencia de uso será no exclusiva.
-El ámbito geográfico para el que se concede la licencia de marca.
Puede tratarse de más a menos, del mundo entero, de uno o varios continentes, países, regiones, ciudades, barrios, calles, etc.
Si se concreta el uso geográficamente, durante el plazo contractual se estará confiriendo una suerte de exclusiva a favor del licenciatario.
Obviamente, cuanto mayor sea el ámbito geográfico mayor será el valor del derecho atribuido al licenciatario de la marca.
-Los productos o servicios y los canales de venta para los que se concede el uso de la marca.
El titular de la marca puede conceder su uso para la comercialización de todos o una parte de sus productos o servicios. Por ejemplo, sería perfectamente lícito pactar que se confiere una licencia de uso para comercializar un determinado tipo de lápices de labios o de perfumes para hombre o para mujer.
El titular de la marca también puede establecer que el licenciatario utilice la misma únicamente en un determinado segmento de la cadena de distribución (mayorista o minorista) o en ciertos canales de distribución.
-La duración del derecho de uso de la marca conferido al licenciatario.
Es este un punto importante del acuerdo. Si la marca es poco conocida, el licenciatario necesitará tiempo (y probablemente invertir dinero) para introducirla en el mercado. Requerirá así del titular de la marca la concesión de un plazo amplio.
Si la marca es no obstante conocida, el titular de la marca no deseará comprometerse en exceso y pactará plazos de concesión menores.
-Cláusulas de protección ante la pasividad del licenciatario de la marca.
Cualquiera que sea el plazo del derecho conferido, el titular de la marca buscará mecanismos de protección para evitar que la pasividad del licenciatario constituya un freno para el desarrollo de la marca.
Así, es corriente que en la práctica se suelan marcar objetivos al licenciatario de la marca cuya no realización comporte el derecho del titular de la marca de resolver el contrato de licencia. De la misma manera, el titular de la marca buscará la implicación del licenciatario exigiéndole contribuir financieramente en las campañas publicitarias que se realicen en el sector geográfico que se le haya conferido.
Alternativamente, el licenciatario de la marca intentará protegerse exigiendo la implicación del titular de la marca y rebajando el nivel de exigencia de los objetivos que aquél desee marcarle pues de todos es sabido que un objetivo inalcanzable es tanto como un pretexto para fundamentar la resolución anticipada de un contrato.
-¿Podrá el licenciatario comercializar productos con marcas de la competencia?
Los llamados distribuidores o revendedores multimarca son muy comunes en el sector de la perfumería y cosmética.
De hecho, muchas marcas priman conceder sus derechos de uso a favor de empresas que comercializan productos de marcas competidoras.
No obstante, el titular de la marca tomará en esos supuestos las medidas contractuales oportunas para que el revendedor “multimarca” no penalice el valor de su marca comercializando otros productos de marcas que a su entender no tienen la misma notoriedad o valor que la marca conferida.
-¿Podrá el licenciatario conferir sublicencias de la marca a terceros?
Suele ser habitual – sobre todo cuando la marca no es aún conocida y está en fase de expansión - que el titular de un derecho conferido a nivel nacional pueda requerir del titular de la marca que le dé el derecho de sublicenciar la misma a favor de terceros en ciertas regiones o ciudades.
Este tipo de autorizaciones, cuando se otorga, suele venir acompañada en el contrato de un proceso previo y concreto de validación por el titular de la marca de cada sublicencia.
-El precio o contrapartida por el uso de la marca
Dicho precio, habitualmente llamado “royalty”, puede revestir varias formas. Puede consistir en un porcentaje de la cifra de ventas del licenciatario; en una cantidad fija alzada, o en una mezcla de ambas fórmulas.
El precio puede ser mayor o menor también en función de otras obligaciones financieras a cargo del licenciatario que las partes pudieran convenir, por ejemplo, la contribución a las campañas de publicidad del titular de la marca o el nivel de inversiones que pueda exigirse del licenciatario.
-La protección de la marca durante la relación contractual.
El licenciatario ha de hacer un uso adecuado de la marca durante todo el plazo del contrato. Eso significa que ha de respetar escrupulosamente las condiciones de uso impuestas por el titular de la marca. Es algo perfectamente entendible pues en caso contrario, el valor de la marca se deteriorará.
En la práctica se suele también pactar que el licenciatario de la marca ha de advertir a su titular de cualquier uso indebido de la marca por terceros del que pueda tener conocimiento. Incluso hay contratos en los que se obliga al licenciatario a accionar judicialmente contra actuaciones de terceros contrarias al derecho de la marca.
La marca es un activo determinante, especialmente en el sector de la perfumería y cosmética. Los acuerdos de licencia de marca constituyen en este sector una herramienta muy valiosa y utilizada para favorecer el de-sarrollo de los productos o servicios en un sector geográfico determinado a una clientela concreta. Conviene por ello prestar desde el inicio especial atención a su redacción, protegiendo al titular del derecho y buscando al mismo tiempo el equilibrio adecuado de la relación contractual con el licenciatario. Si ambos ganan, la marca se revalorizará y potenciará el desarrollo de los productos y servicios comercializados al amparo de la misma.
