Alejandro Alonso Abogado y Socio del Departamento Mercantil de CECA MAGÁN Abogados
En este artículo analizamos si es posible registrar como marca un olor, y protegerlo de nuestros competidores, y las distintas interpretaciones que hace del tema la legislación estadounidense y la europea.
El olfato es el sentido más primitivo y también el más evocador que tienen los humanos, es decir, el que más nos trae a la memoria o recuerda algo. Esto es un hecho que no es desconocido para las empresas, las cuáles buscan desarrollan productos con olores o fragancias concretas con los que atraer a consumidores y generar en ellos sensaciones o emociones del pasado. Por supuesto, en el sector de la cosmética los olores cobran una importancia superlativa siendo su máximo exponente los perfumes, siendo reconocibles e identificables muchos de ellos por los consumidores. Teniendo esto en cuenta, ¿es posible para las empresas registrar como marca un olor y protegerse de las reproducciones de otros competidores?
Las marcas olfativas se definen como un olor único que es capaz de identificar un producto concreto y su posible registro se encuentra muy condicionado por la dificultad de realizar una descripción objetiva del olor, especialmente en la Unión Europea donde directamente la EUIPO (European Union Intellectual Property Office) no considera posible actualmente el registro de marcas olfativas. A diferencia de la Unión Europea, en Estados Unidos sí que se han producido distintos casos en los que se ha autorizado por parte de la USPTO (United Sates Patent and Trademark Office) el registro de una marca olfativa.
Bajo la legislación estadounidense, todo parece indicar que para que una marca pueda gozar de la protección del registro ésta debe cumplir dos requisitos, en primer lugar, debe estar usándose o ir a usarse en el comercio y adicionalmente debe ser distintiva e identificar un producto de un productor concreto.
Uno de los primeros casos en el que se aceptó el registro de una marca olfativa fue el de Re Celia Clarke. Tras una negativa inicial consiguió en apelación el registro de la marca olfativa para sus hilos de coser, argumentando la TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) que la aplicante había conseguido que sus hilos de coser fueran reconocidos por consumidores y distribuidores como suyos por su distintivo olor.
Más recientemente, y tras un proceso especialmente largo (6 años) en julio del 2024 y también en Estados Unidos se ha autorizado a Crayola LLC el registro como marca olfativa del olor de sus lápices de colores con la descripción de una “esencia de jabón ligeramente terroso con matices de arcilla similares al cuero”. Durante el proceso Crayola consiguió probar que, pese a que los ingredientes y el proceso de fabricación de sus ceras de colores era similar a otros fabricantes, a través de un proceso especial de almacenaje, fundido y mezcla a determinadas temperaturas conseguía ese olor único.
Dicho esto, y como se adelantó previamente, la situación en la Unión Europea es muy distinta en lo relativo al registro de marcas olfativas derivada del marco normativo que establece el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE).
El artículo 4 del RMUE, establece que “podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos” si bien en este listado no se incluyen los olores, se entiende que es un listado a modo de ejemplo por lo que no es un inconveniente para el registro. Ahora bien, el artículo 4 prosigue estableciendo unos condicionantes para el registro que es que los signos deben ser apropiados para:
a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”
Por lo tanto, en la Unión Europea a pesar de que se pueda demostrar que un olor es un signo que sirva para distinguir un producto concreto (pensemos por ejemplo en un champú o gel concreto), el problema viene con la representación objetiva del signo ante el Registro de Marcas de la UE. Para dicha representación el artículo 3.9 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626, excluye expresamente que se pueden presentar muestras o modelos para representar adecuadamente la marca que se pretende registrar, y por lo tanto no sería posible tratar de aportar una muestra de un champú o cualquier otro producto con el olor característico para cumplir la condición de la representación objetiva. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) matizó que las muestras de olor no son lo suficientemente estables y duraderas como para poder constituir una representación objetiva de la marca.
Sobre otros métodos de representación se ha pronunciado el TJUE por ejemplo sobre la representación de un olor a través de una fórmula química. En la Sentencia de 12 de diciembre de 2002 en el caso Sieckman (asunto c-273/00), el TJUE rechazó esta posibilidad de la representación de un olor a través de una fórmula química ya que en primer lugar poca gente sería capaz de reconocer en una fórmula concreta el olor determinado, y, en segundo lugar, la fórmula química hace referencia o es representativa de la propia sustancia y no del olor de dicha sustancia.
Tampoco se aceptó por el TJUE en dicha sentencia la representación objetiva a través de una descripción como ha sucedido en el caso de Crayola. En palabras del Tribunal “La descripción de un olor, por su parte, aun cuando sea gráfica, no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva.”. Ni siquiera una combinación de la descripción, muestra y fórmula química representan a ojos del Tribunal una representación clara y precisa.
Tampoco se han aceptado en la Unión Europea el registro de marcas olfativas a través de una descripción del olor y una imagen del objeto al que hace referencia la descripción del olor. En particular en el caso T-305/04 se trató de registrar una marca olfativa con la descripción “olor a fresa madura” acompañado de la imagen de una fresa. El Tribunal General (órgano competente para conocer de los recursos interpuestos contra la EUIPO en relación con la propiedad intelectual) rechazó el registro al considerar que la descripción estaba impregnada de factores subjetivos y de que no era una representación clara y objetiva al existir diferentes variedades de fresas y respecto a la imagen de la fresa estableció que tampoco era válida al tener que representarse el olor y no el objeto que lo desprende.
En definitiva, si bien en Estados Unidos se ha flexibilizado y abierto el registro de marcas olfativas dando ejemplos como los analizados previamente, por ahora no parece que sea extrapolable a la Unión Europea toda vez que con la tecnología actual no es posible realizar una representación objetiva, clara y precisa de los olores. Tal y como indicó el Tribunal General “no existe una clasificación internacional de olores generalmente admitida que permita, al igual que los códigos internacionales de colores o de escritura musical, identificar de manera objetiva y precisa un signo olfativo mediante la asignación de una denominación o de un código concreto e individualizado a cada olor”. Por lo que en principio parece que habrá que esperar al desarrollo de un método científico de representación objetivo y preciso de olores para que se acepte su registro en la Unión Europea.
