Alejandro Alonso Abogado y Socio del Departamento Mercantil de CECA MAGÁN Abogados.
La protección de la marca constituye en el sector de la perfumería y cosmética una preocupación constante de los fabricantes y operadores del mismo que no cesan de invertir en la promoción y protección de su marca.
La marca es reflejo del valor del producto o servicio que su titular quiere y transmite al consumidor y un factor distintivo esencial frente a los productos y servicios de otros competidores.
Es un activo a través del cual los productos y servicios se asocian a unas cualidades técnicas y cualitativas muy concretas, a un diseño, un entorno y una configuración que los hacen únicos, transmitiendo sentimientos y sensaciones muy especiales.
La marca alcanza su máxima expresión cuando deviene renombrada, esto es, “al tiempo que es especialmente conocida por una parte significativa del público interesado por los bienes y servicios fabricados y comercializados bajo la misma”.
En este sentido, cobra relevancia la reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictada el pasado 24 de abril de 2024 en el caso T-157/23, resolviendo el recurso interpuesto por la empresa Kneipp GmbH contra la resolución de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) estimando la oposición de registro de la marca “Joyful by Nature”, solicitada por Kneipp GmbH, formulada en contra de ese registro por la empresa Jean Patou titular de la marca “Joy” (en adelante la “Sentencia”). La Sentencia es susceptible aún de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Sentencia es interesante a más de un título pues aparte de sintetizar los conceptos de la marca de renombre y los requisitos que deben concurrir para su protección, sienta ciertos principios respecto a quién corresponde probar el renombre de la marca.
Antecedentes del caso
El 29 de noviembre de 2019 Kneipp GmbH (en adelante también el “Solicitante”) solicitó ante la EUIPO el registro como marca europea del signo verbal “Joy by Nature” en las clases 3 “cosméticos”, 4 “velas aromáticas”, 35 “servicios de promoción y marketing relacionados con los productos de cuidado corporal, perfumes y cosméticos” y 44 “higiene y cuidado de la belleza de seres humanos”.
El 1 de julio de 2020 Jean Patou se opuso a esa solicitud de registro amparándose para ello en ciertos derechos anteriores derivados de la marca europea verbal “JOY” registrada el 24 de febrero de 2016 en la clase 3 y de la que es titular.
Con fecha 28 de febrero de 2022, la EUIPO aceptó la oposición formulada por Jean Patou, desestimando la petición de registro del Solicitante, con base en el artículo 8.5 del Reglamento 2017/1001, de la Marca Europea.
El Solicitante, la sociedad Kneipp GmbH, recurrió dicha resolución de la división de oposiciones de la EUIPO, con fecha 31 de marzo de 2022, basándose el cuatro argumentos principales (incardinados todos ellos entorno a la interpretación del referido artículo 8.5 del Reglamento de la Marca Europea):
-La existencia (o inexistencia) de renombre de la marca anterior;
-La ausencia de similitud entre las marcas objeto de debate;
-La existencia (o inexistencia) de un vínculo entre las marcas en conflicto;
-Y la ausencia de perjuicio derivado del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, y la existencia de un motivo justo para el uso de la marca cuyo registro se solicita.
Análisis de la Sentencia
Para una mejor comprensión de las conclusiones alcanzadas por la Sentencia y el camino recorrido por el Tribunal para llegar a las mismas, conviene reproducir a continuación el artículo 8.5 del Reglamento de la Marca Europea que literalmente establece:
“8.5. Mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.”
La Sentencia recuerda en primer lugar que dichas circunstancias son cumulativas. Por tanto, han de cumplirse para que la denegación del registro amparada en el renombre de la marca anterior sea posible.
El Tribunal analiza seguidamente si en el presente caso concurren dichas condiciones y lo hace siguiendo ese mismo orden.
Sobre la similitud entre la marca anterior y posterior
Si no existe esa similitud, no ha lugar o no procede hacer aplicación del artículo 8.5 del Reglamento de la Marca Europea. Es una condición previa para dicha aplicación como así nos recuerda el Tribunal quien estima que, en el presente caso, esa similitud concurre a todas luces, tanto visual como fonéticamente.
Sobre la existencia de renombre de la marca anterior y la carga de la prueba de dicho renombre
El Tribunal trata este particular pues el Solicitante en su recurso considera como no probado el carácter renombrado de la marca “JOY” dada su poca cuota de mercado, que sería poco conocida del público y que además desde 2016 sus ventas no habrían hecho más que decrecer. Además, critica el hecho que la EUIPO haya exigido que pruebe o acredite la pérdida del renombre de la marca anterior.
El Tribunal para tratar este aspecto recuerda que para apreciar si una marca es renombrada han del analizarse todos los hechos del caso, prestando atención a si ostenta un porcentaje de mercado significativo, la intensidad, la extensión geográfica y la duración en el tiempo del uso de esa marca, la importancia de las inversiones realizadas por el titular de dicha marca para promocionarla. No obstante, no es necesario, según el Tribunal, que concurran todas esas circunstancias sin que se exija porcentajes predeterminados y sin que sea necesario que la marca cubra todo el territorio para el que se registró bastando que cubra una parte de ese territorio (en este caso Francia, que se considera una parte importante o sustancial de la UE).
Adicionalmente, el Tribunal recuerda que el análisis del carácter renombrado de una marca ha de hacerse respecto de la situación de la misma en la fecha de solicitud del registro de la marca posterior. En este caso, y según los antecedentes expuestos, el 29 de noviembre de 2019.
Siguiendo ese criterio, y a pesar de la evolución aparentemente negativa de las ventas de la marca “JOY”, el Tribunal estima que en esa fecha el renombre de dicha marca seguía indiscutiblemente existiendo.
En cuanto a quién corresponde la carga de probar ese renombre, el Tribunal estima que, si bien dicha carga probatoria recae indudablemente sobre el titular de la marca anterior, el Solicitante de la marca posterior ha de probar, cuando así lo alega, la pérdida drástica en su caso de ese renombre producida en un corto espacio de tiempo. Para llegar a esta última conclusión el Tribunal indica que “pérdida de renombre raramente se produce de una sola vez y de manera repentina; se trata más bien de un proceso continuo en un largo período de tiempo, ya que el renombre se construye generalmente en varios años y no puede ser simplemente activado y desactivado”.
Sobre la existencia de un vínculo entre la marca anterior y posterior: riesgo de asociación entre las mismas
Dicho vínculo según el Tribunal ha de analizarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores concurrentes, pudiéndose citar entre ellos el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios amparados por dichas marcas, incluyendo el grado de proximidad o de diferenciación de esos productos o servicios, así como el público al que van dirigidos, la intensidad y el renombre de la marca anterior, el grado de su carácter distintivo, intrínseco o adquirido por el uso de la misma.
Según el Tribunal no es posible en este caso afirmar que no existe el riesgo de asociación por parte del público en general entre ambas marcas. En la medida que ese riesgo existe, aun cuando el público no confundiera ambas marcas, también hay, como veremos, probabilidades de que la marca posterior se aproveche de manera injusta del renombre de la marca anterior o de que el uso de la marca posterior afecte perjudicialmente al carácter distintivo de la marca anterior.
Sobre la existencia o no de aprovechamiento derivado del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, y sobre la existencia de un motivo justo para el uso de la marca cuyo registro se solicita
Ese aprovechamiento, también calificado en la práctica de “parasitismo comercial”, no está tanto asociado al perjuicio de la marca anterior sino a las ventajas y beneficios que un tercero obtiene por el uso sin justo motivo de signos similares o idénticos a aquélla. Ello se produce, según el Tribunal, cuando el público “sin necesariamente confundir el origen comercial del producto o del servicio en cuestión, es atraído por la marca [posterior] y adquiere el producto o servicio comercializado al amparo de la misma por el hecho que lleva esa marca similar a una marca anterior renombrada”. [El añadido es nuestro]
El Tribunal asimismo recuerda que no es necesario que el titular de la marca anterior pruebe que existe un perjuicio efectivo y actual contra su marca. Basta que aporte elementos que permitan prima facie estimar “la existencia de un riesgo futuro no hipotético de aprovechamiento indebido o de perjuicio”. Dicha conclusión puede perfectamente resultar, según el Tribunal, de la lógica y de un análisis de probabilidades teniendo en cuenta las prácticas habituales del sector comercial de que se trate.
En atención a lo expuesto y tras analizar todas las circunstancias del caso, en particular las pruebas aportadas por el titular de la marca anterior (Jean Patou), el Tribunal estima que existe un riesgo cierto y no hipotético, de que el Solicitante pudiera aprovecharse injustamente de la marca anterior renombrada.
Como indicábamos la Sentencia es susceptible de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que convendrá seguir atentamente. La Sentencia ofrece una síntesis muy completa y ordenada del estado actual de la jurisprudencia europea sobre la noción y alcance de la protección de la marca de renombre. Incluye además reflexiones novedosas y ciertamente atrevidas en cuanto a la carga de la prueba de la eventual pérdida del renombre de la marca cuando dicha pérdida se pretende en particular brusca o producida en un escasísimo período de tiempo.
